要 旨

我國《商標(biāo)法》于2001年將三維標(biāo)志納入《商標(biāo)法》保護(hù)范疇，并同時(shí)增加《商標(biāo)法》第十二條規(guī)定，作為《商標(biāo)法》非功能性判斷的依據(jù)。三維標(biāo)志商標(biāo)的可注冊性，一般認(rèn)為應(yīng)當(dāng)符合非功能性和顯著性兩方面要求。《商標(biāo)法》通過下定義方式就“功能性”情形進(jìn)行了規(guī)定。根據(jù)《商標(biāo)法》第十二條的規(guī)定，三維標(biāo)志系“為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀”，即實(shí)用功能性形狀，不得作為商標(biāo)注冊。結(jié)合本文案例以三維標(biāo)志申請注冊商標(biāo)的，判斷三維標(biāo)志是否屬于實(shí)用功能性形狀時(shí)應(yīng)綜合考慮以下因素：指定使用商品自身的性質(zhì)及在同行業(yè)中的設(shè)計(jì)使用；是否存在消費(fèi)者可接受的替代設(shè)計(jì)[1]；功能性原則設(shè)置的目的等。

案 情

第號圖形（三維標(biāo)志）商標(biāo)（簡稱訴爭商標(biāo)，見下圖）由晨光公司于2019年3月19日提出注冊申請，指定使用商品為第16類“鋼筆；自動(dòng)鉛筆；筆（辦公用品）；自來水筆 ；書寫工具；白板筆”。后國家知識產(chǎn)權(quán)局以該三維標(biāo)志使用在指定商品上，僅表示商品的通用圖形，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，難以起到區(qū)分商品來源，不得作為商標(biāo)注冊為由，決定：駁回訴爭商標(biāo)的注冊申請。晨光公司不服，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出駁回復(fù)審申請。

國家知識產(chǎn)權(quán)局于2020年12月14 日作出被訴決定，認(rèn)為：訴爭商標(biāo)僅由為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀組成，屬于《中華人民共和國商標(biāo)法》（簡稱商標(biāo)法）第十二條所指的不得注冊之情形，基于此，向晨光公司發(fā)出評審意見書。晨光公司在法定期限內(nèi)針對新評審意見重新提出審查意見。國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)復(fù)審認(rèn)為，訴爭商標(biāo)的圖形（三維標(biāo)志）整體設(shè)計(jì)分成上筆桿及下筆桿且兩者通過螺紋連接，上筆桿上端設(shè)計(jì)有筆夾，便于將筆與書本一起攜帶，且在下筆桿靠近筆頭的位置設(shè)計(jì)有一環(huán)形凹陷，上套有中間小兩頭略大呈啞鈴狀的軟膠防滑護(hù)套，以避免手指關(guān)節(jié)與筆的摩擦，保護(hù)手的指關(guān)節(jié)。該三維標(biāo)志僅由為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀組成，屬于商標(biāo)法第十二條所指的不得注冊的情形。晨光公司提交的證據(jù)尚不足以證明訴爭商標(biāo)具有可注冊性。決定：訴爭商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊申請予以駁回。

晨光公司不服國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。請求撤銷被訴決定以三維標(biāo)志申請注冊商標(biāo)的，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。

審 判

北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理認(rèn)為：訴爭商標(biāo)所示三維標(biāo)志形狀屬于“為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀”。晨光公司提交的證據(jù)不足以證明訴爭商標(biāo)通過大量使用與其建立唯一對應(yīng)關(guān)系，從而取得了較高的顯著性與知名度。被訴決定認(rèn)定訴爭商標(biāo)的申請注冊違反商標(biāo)法第十二條的規(guī)定并無不當(dāng)。北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決：駁回晨光公司的訴訟請求。

晨光公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，并提交了其他品牌筆產(chǎn)品檢索圖片、晨光公司年報(bào)節(jié)選等證據(jù)，用于證明訴爭商標(biāo)形狀與其他同類商品形狀不同，訴爭商標(biāo)不屬于“僅為獲得技術(shù)效果而必須使用的形狀”，以及訴爭商標(biāo)經(jīng)使用具有較高知名度，與晨光公司形成一一對應(yīng)關(guān)系。

北京市高級人民法院認(rèn)為：訴爭商標(biāo)的申請注冊構(gòu)成商標(biāo)法第十二條所指“為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀”的情形，判決：駁回上訴，維持原判。

重點(diǎn)評析

商標(biāo)法第十二條規(guī)定，“以三維標(biāo)志申請注冊商標(biāo)的，僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性價(jià)值的形狀，不得注冊。”關(guān)于“非功能性”的判斷目前僅適用于三維標(biāo)志商標(biāo)。

三維標(biāo)志商標(biāo)或稱為立體標(biāo)志商標(biāo)，其包含僅由三維標(biāo)志構(gòu)成的商標(biāo)及三維標(biāo)志與其他標(biāo)志組合的商標(biāo)等，因本案訴爭商標(biāo)僅由三維標(biāo)志構(gòu)成，故本文僅限于對此類三維標(biāo)志的討論。

三維標(biāo)志商標(biāo)的可注冊性，一般認(rèn)為應(yīng)當(dāng)符合非功能性和顯著性兩方面要求，在“除了與商品及其包裝容器無關(guān)的其他形狀，要注冊立體商標(biāo)，在具有顯著性之前還應(yīng)證明其形狀的非功能性”[2]，如果過分強(qiáng)調(diào)對顯著性的保護(hù)可能造成永久性獨(dú)占問題，故對三維標(biāo)志商標(biāo)的審查，其“非功能性”審 查相較于“顯著性”審查更為突出。在之寶案中，北京市高級人民法院即認(rèn)為，“在已經(jīng)認(rèn)定被異議商標(biāo)具有功能性不應(yīng)獲準(zhǔn)注冊的情況下，被異議商標(biāo)是否經(jīng)過使用獲得顯著特征對其能否獲準(zhǔn)注冊并不具有實(shí)質(zhì)影響”。[3]

由商標(biāo)法第十二條字面可見，商標(biāo)法未對“非功能性”進(jìn)行明確規(guī)定，而是通過列舉“功能性” 情形進(jìn)行排除適用，主要規(guī)定有三種情形。其中的第二種情形，“為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀” 是指為使商品具備特定的功能、或者使商品固有的功能更容易地實(shí)現(xiàn)，所必須使用的形狀。[4] 有學(xué)者將此種情形下的三維標(biāo)志歸納為“實(shí)用功能性”形狀 [5]。判斷三維標(biāo)志是否具有實(shí)用功能性，通常需考量以下方面 ：

一、實(shí)用功能性的判斷需結(jié)合其指定使用商品及其所屬行業(yè)特點(diǎn)加以具體判斷

商標(biāo)為“標(biāo)”，商品為“本”，注冊商標(biāo)使用權(quán) 必然是指在特定商品或服務(wù)上使用商標(biāo)權(quán)利。[6] 三維標(biāo)志商標(biāo)作為商標(biāo)的一種，也同樣需在指定商 品基礎(chǔ)上對其可注冊性進(jìn)行判斷。

“實(shí)用”一般被學(xué)者認(rèn)為是“影響了產(chǎn)品的目的、操作或使用”，那些經(jīng)由與其他特征相比較，在機(jī)械上、生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性、使用的便利性等方面具有優(yōu)勢的特征，即為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品某一特定的目的或用途，相比于其他特征具有物理上優(yōu)勢的特征。產(chǎn)品在市場的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，依賴于同行業(yè)競爭者之間的有效運(yùn)轉(zhuǎn)， 在之寶案中，北京市高級人民法院就對同行業(yè)之間 對商品自身的性質(zhì)特點(diǎn)進(jìn)行分析，認(rèn)為“當(dāng)同行業(yè)的其他競爭者需要選擇一款便攜、方便握持、不易刮擦的打火機(jī)時(shí)也就不可避免的會(huì)使用被異議商標(biāo)的關(guān)鍵特征，此時(shí)如果允許被異議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊，將損害同行業(yè)其他競爭者的重大利益，而之寶公司的這一競爭優(yōu)勢并非源于其商譽(yù)，而是因?yàn)楸划愖h商標(biāo)的這種功能性設(shè)計(jì)。”因此，在判斷是否為達(dá)到某種技術(shù)效果所必要時(shí)，離不開對其指定商品功能特點(diǎn)等自身性質(zhì)的判斷，任何對三維標(biāo)志功能性的判斷都是一種方向性的指引，要得出是否具有功能性的結(jié)論，離不開對商品自身性質(zhì)的把握，需要具體案件具體分析。在“味事達(dá)”案中，三維標(biāo)志為包裝瓶設(shè)計(jì)，指定使用在食用調(diào)味品等商品上，因無論包裝瓶如何設(shè)計(jì)變化，均不會(huì)影響作為指定使 用商品食用調(diào)味品的實(shí)質(zhì)性價(jià)值，據(jù)此認(rèn)定該三維標(biāo)志符合非功能性要求 [7]。

具體到本案訴爭商標(biāo)以三維標(biāo)志申請注冊商標(biāo)的，圖形整 體呈筆狀，其設(shè)計(jì)分為上筆桿、下筆桿兩部分，上筆桿與下筆桿之間以螺紋連接，上筆桿上端設(shè)計(jì)有弧形筆夾及月牙型鏤空筆套，下筆桿靠近筆頭位置設(shè)計(jì)有環(huán)形凹陷，并套有中間細(xì)兩頭略粗呈啞鈴狀的軟膠防滑護(hù)套，筆桿腰線處有S型裝飾圈。采用該三維形狀的筆在使用時(shí)能夠緩解使用者指關(guān)節(jié)與筆的摩擦，提升使用時(shí)手握的舒適度，筆套夾的設(shè)計(jì)便于筆的攜帶及固定，提升使用便捷性，縱然訴爭商標(biāo)三維標(biāo)志的設(shè)計(jì)有別于其他筆形設(shè)計(jì)，但該差異并未改變其整體作為筆的形態(tài)及所具有的書寫功能。訴爭商標(biāo)三維標(biāo)志采用特殊的筆夾、筆套等設(shè)計(jì)，僅能說明訴爭商標(biāo)可能會(huì)受到著作權(quán)法或?qū)＠ǖ谋Ｗo(hù)，其仍屬于由使商品固有功能更容易實(shí)現(xiàn)所需的三維形狀組成，使用在鋼筆等商品上具有功能性，從而不得注冊。

二、實(shí)用功能性的判斷需以是否存在消費(fèi)者可接受的替代設(shè)計(jì)作為考量要素

對于市場競爭所必需的特征，如果允許被壟斷必將影響正常的市場競爭秩序，那么這些特征即可被認(rèn)為是功能性的而不能獲得保護(hù)，但如果該特征是可以被替代的，使用其他特征仍然可以生產(chǎn)出相同功能的產(chǎn)品，該設(shè)計(jì)就不具有功能性。可想而知，若在市場上存在相當(dāng)數(shù)量、在效果上類似的替代設(shè)計(jì)，則該三維標(biāo)志就不屬于唯一實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果的設(shè)計(jì)，亦不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為具有功能性而阻止其申請注冊。因此，是否具有可替代性通常作為判斷實(shí)用功能性的一個(gè)考量要素。以電風(fēng)扇葉片和杯子為例，電風(fēng)扇葉片是為達(dá)到特殊空氣流動(dòng)形態(tài)效果所必要的形狀，當(dāng)尚無其他替代性的形狀可以達(dá)到相同效果，即屬于功能性商標(biāo)，不得注冊。杯子的把手在于回避熱傳導(dǎo)，易于端起，但杯子把手的形狀多樣， 不會(huì)阻礙他人進(jìn)入杯子產(chǎn)業(yè)，故亦不屬于功能性商標(biāo)，可以注冊。

但是，功能性對競爭的影響亦并非取決于物理上可能的設(shè)計(jì)范圍，而是取決于消費(fèi)者是否接受所謂的相當(dāng)程度的替代設(shè)計(jì)。[8] 替代性判斷往往具有主觀性，若對替代性判斷過于嚴(yán)格，會(huì)使部分三維標(biāo)志商標(biāo)被阻斷在可注冊范圍之外，不利于商標(biāo)申請人權(quán)益的保護(hù)；判斷過于寬松，會(huì)使大量三維標(biāo)志注冊為商標(biāo)，充斥市場，最終損害消費(fèi)者的權(quán)益。此時(shí)，要將視角回歸到商標(biāo)的功能，即區(qū)分商品來源，避免造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)。即使某設(shè)計(jì)在物理上存在替代性設(shè)計(jì)，但是消費(fèi)者在選擇商品時(shí)，對于替代性設(shè)計(jì)不易接受或消費(fèi)者更容易選擇該設(shè)計(jì)時(shí)，就不宜認(rèn)定存在替代性設(shè)計(jì)，進(jìn)而認(rèn)定其具有非功能性而準(zhǔn)予注冊。因此，對于替代性的判斷還需考慮消費(fèi)者的可接受程度，以保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

具體到本案，經(jīng)過考察，并不存在消費(fèi)者可接受的替代設(shè)計(jì)，因此，訴爭商標(biāo)標(biāo)志具有功能性。

三、實(shí)用功能性的判斷需把握功能性原則設(shè)置的目的

功能性原則最初設(shè)置的目的在于劃清商標(biāo)法和專利法的界限。為賦予專利權(quán)人有限時(shí)間內(nèi)壟斷權(quán)，專利法對申請獲得保護(hù)的技術(shù)施加了較為嚴(yán)格的要求，需同時(shí)滿足多項(xiàng)要件的考察以確保受到強(qiáng)保護(hù)的技術(shù)是真正具有進(jìn)步意義、能夠促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的有益技術(shù)。專利保護(hù)的期限性，系對期限后社會(huì)公眾均能享用新技術(shù)的政策考量。相比專利法，商標(biāo)法對客體的保護(hù)沒有時(shí)間限制、授權(quán)條件亦較為簡單。商標(biāo)權(quán)的授予不是對標(biāo)志創(chuàng)新設(shè)計(jì)的鼓勵(lì)，而是對標(biāo)志在商業(yè)中實(shí)際使用從而起到的識別商品或服務(wù)來源、保護(hù)消費(fèi)者利益的價(jià)值的認(rèn)可，故商標(biāo)權(quán)不存在終結(jié)后反哺公共領(lǐng)域的政策基礎(chǔ)。因此，若不加以限制，會(huì)使權(quán)利人可以通過運(yùn)用商標(biāo)法賦予的壟斷權(quán)利攫取在專利法制度下本應(yīng)屬于社會(huì)公眾的利益。功能性原則即通過將具有實(shí)用功能的技術(shù)特征排除出商標(biāo)法的保護(hù)，以維護(hù)專利法的宗旨。若三維標(biāo)志曾獲得發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)，則說明該三維標(biāo)志存在實(shí)用功能，進(jìn)而可以初步認(rèn)定該三維標(biāo)志具有達(dá)到某種技術(shù)效果所必要的功能性。

功能性原則設(shè)置的另一個(gè)目的在于維持市場自由公平競爭秩序，維護(hù)商標(biāo)法的公共領(lǐng)域。公共領(lǐng)域是一種由不適于私人所有的知識財(cái)產(chǎn)要素構(gòu)成的真正的公地。[9] 處于公共領(lǐng)域的要素應(yīng)當(dāng)為社會(huì)公眾自由使用。為防止公共領(lǐng)域資源被過度攫取，商標(biāo)法對產(chǎn)品的通用名稱、通用圖形、地名、商品的質(zhì)量、主要原料等描述性標(biāo)志 [10] 在獲得權(quán)利時(shí)施以更高的要求。功能性原則的設(shè)置即為起過濾作用，將具有功能性的特征保留在公共領(lǐng)域中，保留同業(yè)競爭者為競爭所必需的要素，維持有效的市場競爭。如果該三維標(biāo)志的制作成本或方法在同行業(yè)中比較簡單、便宜或較好，一旦允許其注冊為商標(biāo)，取得商標(biāo)獨(dú)占權(quán)后，其他從業(yè)者為避免侵害該商標(biāo)，勢必增加制造成本，浪費(fèi)社會(huì)資源，那么，該種設(shè)計(jì)就屬于功能性設(shè)計(jì)，應(yīng)保留在公共領(lǐng)域中，確保同業(yè)競爭者為競爭所必需的要素，維持有效的市場競爭。

注 釋

[1] 為取得技術(shù)效果存在多個(gè)技術(shù)方案，但每個(gè)技術(shù)方案本身設(shè)計(jì)是有限的，則為完成該技術(shù)方案，是否具有替代其他方案時(shí)就不構(gòu)成功能性，有待商榷。

[2] 鐘鳴.用商品及其包裝容器形狀申請注冊立體商標(biāo)的審查[J]. 人民司法，2012（24）.

[3] 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第4355號行政判決書。

[4] 袁博. 論立體商標(biāo)的注冊條件：非功能性和顯著性 [J]. 中華商標(biāo)，2013（3）：77-81.

[5] 黃暉. 商標(biāo)法 [M]. 北京：法律出版社，2004 ：75.

[6] 汪澤. 中國商標(biāo)法律現(xiàn)代化——理論、制度與實(shí)踐 [M]. 北京：中國工商出版社，2017 ：50.

[7] 周波. 三維標(biāo)志商標(biāo)功能性及顯著特征的認(rèn)定 [J]. 電子知識產(chǎn)權(quán)，2014（8）：96-99.

[8] 王小麗. 立體商標(biāo)實(shí)用功能性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) [J]. 中華商標(biāo)，2014（3）:（33-39）.

[9] 王太平. 美國知識產(chǎn)權(quán)法中的公共領(lǐng)域研究評述 [J]. 知識產(chǎn)權(quán)年刊，北京大學(xué)出版社2006：380.

[10] 楊巧. 商標(biāo)法上公有領(lǐng)域的保護(hù) [J]. 知識產(chǎn)權(quán)，2012（4）.

（本文源自《中華商標(biāo)》2022年第12期）

排版：廖玉芳（實(shí)習(xí)）